martes, 2 de septiembre de 2014

La marca renombrada “ZARA” y la inclusión de la palabra "Zara" en nombres comerciales.

La sentencia de la Sala Tercera del TS de fecha 2 de junio de 2014 analiza la controversia entre la marca renombrada “ZARA” propiedad de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX), y el nombre comercial "VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO", anulando esta última en base a los siguientes motivos:

1.º A diferencia de lo que estima la Sala de instancia que entiende que el riesgo de error entre ambos signos distintivos sólo se da en el público local y que hay diversidad de ámbitos geográficos entre los signos en conflicto por evocar el nombre comercial la ciudad de Zaragoza, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de acuerdo a su propia jurisprudencia, considera que se infringen los artículos 6.1 b) y 88.c) de la Ley Marcas (LM), ya que el público relevante o interesado susceptible de sufrir riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los servicios prestados o actividades ofrecidas, o riesgo de asociación así como la concreción del ámbito territorial en que desarrollan sus actividades los titulares de los signos enfrentados, no debe atender únicamente a un criterio de riesgo de confusión “local”, sino que para la determinación de ese riesgo de confusión se “deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado”. Del análisis de todos los factores, el TS considera que el término "ZARA", utilizado en la composición del nombre comercial aspirante, atrae la atención del gran público, generando riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los servicios ofrecidos, y, por ende, riesgo de asociación.

2.º El TS estima que existe infracción de los artículos 8 y 88 c) LM, al no aplicar los especiales criterios de prohibición que rigen para las marcas renombradas (que son aquellas en que el grado de reconocimiento por el público relevante se extiende no sólo al sector al que pertenecen los productos o servicios, sino a la práctica totalidad del tráfico mercantil), pues, a pesar de reconocer el renombre de la marca "ZARA", la somete al régimen general aplicable a toda clase de signos distintivos. Además, se infringe la jurisprudencia formulada en aplicación sistemática de los artículos 6.1 b ) y 8.3 LM, que reconoce la relevancia que debe prestarse al renombre de la marca "ZARA" (vid. la STS, Sala Tercera, de 20 de diciembre de 2004, rec. 1315/2002) .

En efecto, la marca “ZARA” es renombrada por cuanto en ella confluyen los dos elementos que caracterizan este tipo de marcas: el cuantitativo, referido a su amplia difusión y conocimiento, en los diversos sectores del mercado nacional e internacional; y el cualitativo, por la relación diseño/calidad/precio de los productos.

Esta consideración de “ZARA” como marca renombrada debe comportar la protección que tienen estas marcas, pues el prestigio, reputación y conocimiento de que goza entre ese amplio público que le ha hecho ser comúnmente aceptada y conocida, puede quedar diluido tanto por el uso (que puede ser positivo como negativo) que efectúe otro sujeto, como por la reiteración de ese uso en otros casos. De ahí que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 LM, la OEPM debe prohibir el acceso al registro de aquellos signos que supongan un menoscabo del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, y creen confusión en cuanto a la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios identificados, y se pretenda obtener una ventaja desleal o causen un perjuicio al producir una dilución de la fama, reputación o prestigio adquiridos por su titular, aunque los productos y servicios de una y otra marca no fueran idénticos o similares, y sin necesidad de que se demuestre la existencia de riesgo de confusión.

Por tanto, el TS considera que la Sala de instancia no ha aplicado los criterios de prohibición que rigen para las marcas renombradas “ya que debió apreciar que la pretensión de acceso al registro del nombre comercial aspirante evidenciaba un intento de aprovechamiento indebido de la reputación y prestigio de que gozan a nivel mundial las marcas "ZARA" de las que es titular la mercantil Industrias del Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)” (…) “pues se ha acreditado que el uso del nombre comercial solicitado puede ser perjudicial para el carácter distintivo de las marcas anteriores, dada la específica naturaleza de las actividades reivindicadas relacionadas con el turismo, y que permite deducir que se producirá riesgo de dilución de la reputación, debido a la disminución del poder de atracción de las marcas registradas prioritarias, en las clases 25, 35 y 39, y, en consecuencia, cabe entender que se produce sin justa causa un aprovechamiento indebido de la reputación de los signos registrados prioritariamente, en la medida que cabe inferir que el público pertinente confundirá la procedencia empresarial de las actividades ofrecidas, experimente una atracción particular sobre los servicios de la empresa VIAJES ZARATOURS VACACIONES Y OCIO, S.L., amparados en el nombre comercial impugnado.”

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