Reforma de la Ley de Marcas

El pasado 14 de enero entró en vigor la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) efectuada por medio del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (RD-ley 23/2018).

Este RD-ley 23/2018 supone, por tanto, la transposición de las siguientes directivas: i) Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Directiva 2014/2436); ii) Directiva 2012/34/UE del Parlamento y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, modificada por la Directiva 2016/2370, de 14 de diciembre; iii) Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo.

Centrándonos en la normativa de marcas, si bien se considera que nuestra LM ya incluía gran parte de las normas que ahora impone la Directiva 2015/2436 (léase, la marca como objeto de derecho de propiedad, marcas colectivas o ciertas normas procedimentales), había otros ámbitos que debían ser adaptados, bien por aparecer como novedosos en la Directiva, bien porque nuestra LM recogía unas soluciones diferentes. 

No obstante, antes de entrar a señalar las principales modificaciones es importante resaltar que, de acuerdo a la Disposición transitoria única, los procedimientos sobre marcas y nombres comerciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor del RD-ley 23/2018 se tramitarán y resolverán conforme a la legislación anterior; que las marcas y nombres comerciales concedidos con anterioridad se regirán por el presente RD-ley; y que la jurisdicción civil seguirá siendo la competente para declarar la nulidad o caducidad de los signos distintivos hasta que la OEPM adquiera la competencia (la OEPM, en vía directa; y la jurisdicción civil, por vía de reconvención, de acuerdo a lo previsto en los arts. 51, 52 y 54 LM), a partir del 14 de enero de 2023, tal y como señala la disposición adicional primera de la LM, en su redacción actual tras la reforma, en conexión con la disposición final séptima del RD-ley 23/2018.

Asimismo, la reforma entró en vigor el 14 de enero de 2019, como señalábamos al comienzo, excepto los apartados 3, 4, 5 y 6 del art. 21 de la LM, que lo harán cuando conforme a lo previsto en el apartado 7 de dicho artículo, entre en vigor el desarrollo reglamentario de los mismos, así como el apartado 2 de la disposición adicional primera de la LM, en su redacción actual que, como acabamos de señalar, lo hará el día 14 de enero de 2023.

En lo que respecta a las novedades más significativas podemos señalar las siguientes:

• LEGITIMACIÓN

Se simplifica quiénes están legitimados para obtener el registro de marcas, señalando que lo están las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público. Se eliminan así las referencias de la normativa anterior a cuestiones como la nacionalidad, residencia habitual, establecimiento en territorio español, gozar de los beneficios del Convenio de París, o normativa extranjera.

• CONCEPTO

Se elimina el requisito de que el signo distintivo sea susceptible de representación gráfica, pasando a exigirse que pueda representarse en el Registro de Marcas. Este cambio atiende a los avances tecnológicos, de forma que la representación puede efectuarse atendiendo a la tecnología disponible en cada momento, sin delimitar o especificar un medio concreto.

De este modo, tanto las autoridades competentes como el público en general puedan determinar de forma clara y precisa la protección otorgada a su titular, para lo cual la representación debe ser también fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

• PROHIBICIONES DE REGISTRO DE MARCA Y DESAPARICIÓN DE LA MARCA NOTORIA

En materia de prohibiciones absolutas no hay cambios sustanciales, si bien en materia de denominaciones de origen, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas y denominaciones de obtenciones vegetales, se realiza una sistematización más adecuada remitiéndose directamente a la normativa específica nacional o comunitaria, a efectos de evitar errores de interpretación.

Más relevante es la supresión de la diferencia entre marca notoria o renombrada, ya que a partir de ahora sólo se habla de marca renombrada, sea ese renombre a nivel nacional o comunitario, y siguiendo la consideración estipulada en la jurisprudencia según la cual tendrá renombre la marca conocida “por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios”.

• PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN

El procedimiento de oposición es objeto de un mayor desarrollo. Así, el artículo 19 LM, apartado primero, señala los sujetos que pueden oponerse al registro de la marca; y el apartado tercero del mismo artículo, los motivos por los que procede la oposición y frente a qué. 

En el artículo 21, por su parte, se establece la facultad del solicitante de registro de marca de poder instar al titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición de aportar la prueba del uso efectivo de la marca o las razones justificativas de su no uso. Esta solicitud tiene una gran relevancia ya que si el titular de la marca anterior no puede probar el uso o las razones del no uso, se desestimará su oposición; y si sólo se puede acreditar el uso respecto a una parte de los productos, se estimará registrada para éstos pero no para aquellos otros productos que en su momento también habían sido autorizados. Además, se prevé la aplicabilidad de este procedimiento cuando se trata de una marca comunitaria.

• PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN

En sede de renovación, se introduce un nuevo apartado 8 en el art. 32 LM en virtud del cual, se puede agilizar el trámite de renovación, al fijar que la OEPM por vía reglamentaria pueda fijar las condiciones para que, en los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación pueda considerarse que constituye una solicitud de renovación.

• DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA

Se incorpora la cláusula de que los derechos conferidos por la marca deben entenderse sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada.

También se detalla cómo puede prohibir el titular de la marca una serie de actos en el tráfico económico cuando exista riesgo de que el embalaje, etiquetas y otros soportes en los en los que pueda colocar la marca puedan ser utilizados en relación con determinados productos o servicios y ese uso constituya una violación de los derechos de marca.

Además, el titular de una marca registrada tiene la facultad de ejercitar los derechos que le confiere la misma contra mercancías procedentes de terceros países, que aun no habiendo sido despachadas a libre práctica, lleven un signo idéntico o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca registrada. No obstante, tal derecho decae si se acredita que este titular no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final.

• LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA

El art. 37 LM regulador de las limitaciones del derecho de marca también es modificado. Así se incluye en el apartado 3 que el derecho de marca no puede invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior. 

• USO DE LA MARCA

El artículo 39 LM referido a la obligación de uso de la marca ha sido objeto de cambio, por cuanto hasta ahora se tenía en cuenta que el plazo de cinco años contaba desde la publicación de la concesión de la marca, y ahora ese plazo comienza desde la fecha en que el registro de la marca sea firme, fecha que se anotará en el Registro de Marcas.

• LEGITIMACIÓN DEL LICENCIATARIO PARA ENTABLAR ACCIONES DE VIOLACIÓN DE MARCA

Se introducen dos nuevos apartados en el art. 48 LM en virtud de los cuales se afirma, en primer lugar, que el licenciatario precisa del consentimiento del titular de la marca para la incoación de acciones por violación de la marca objeto de licencia. No obstante, si se trata de un licenciatario exclusivo y requirió al titular para que ejercitara la acción, pero éste no la inició, el licenciatario estará legitimado para ejercitarla. En segundo lugar, se afirma que cualquier licenciatario puede intervenir en los procedimientos por violación de marca que hubiera entablado el titular a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado.

• NULIDAD Y CADUCIDAD

La regulación de la nulidad y caducidad también ha sido objeto de varios cambios de interés. En primer lugar, hemos de resaltar la competencia de la OEPM para que declare la nulidad y la caducidad, si bien se reconoce la posibilidad de plantear una pretensión de nulidad o caducidad en vía judicial por medio de una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca.

También se lleva a cabo una regulación más detallada referida a la legitimación, así como se establecen las líneas directrices del procedimiento administrativo de nulidad y de caducidad, sin perjuicio de su desarrollo por vía reglamentaria; y se regula de forma detallada la exigencia de la prueba de uso a instancia del titular de la marca posterior.

En lo que se refiere a los efectos de la declaración de nulidad y caducidad destaca que, declarada la caducidad de una marca registrada, los efectos de la declaración de caducidad se retrotraen a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvencional.

Finalmente, dada la competencia para declara la nulidad y la caducidad tanto la OEPM, en vía directa, como los Tribunales, en vía reconvencional, se regula de forma especial los efectos de cosa juzgada y de firmeza de las resoluciones administrativas, además de darse una especial atención a la litispendencia y la prejudicialidad, y la existencia de procedimientos administrativos previos de nulidad y caducidad, debido a las interferencias que pueden producirse entre la OEPM y los tribunales en caso de existir pretensiones planteadas ante órganos diferentes en los que exista una conexión que condiciones la resolución a adoptar.

• MARCA DE LA UNIÓN

Por último, se llevan a cabo una serie de modificaciones en materia de  la hasta ahora considerada “marca comunitaria”, que pasa a ser “marca de la Unión”.