Sentencia sobre Keywords Advertising

El pasado 31 de octubre de 2013, el Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria resolvió respecto a un asunto de Keyword admitiendo el uso del nombre de la competencia como palabra clave en anuncios de Internet.

En concreto, Orona demandó a Citylift (ambas empresas de ascensores) por la utilización que ésta había hecho en Google Adwors de “Orona” como palabra clave de búsqueda en los anuncios patrocinados, lo cual podría ser una vulneración del derecho de marca, publicidad ilícita y competencia desleal. Esto es, cuando en Google Adwords se teclea “Orona” aparece como enlace patrocinado la página web de Citylift lo cual implica que ésta ha utilizado la marca “Orona” en el motor de búsqueda de Google Adwords.

El Magistrado considera que el mero uso de la marca ajena como palabra clave no es suficiente para afirmar que se ha producido una quiebra de la función de indicación de origen “sino que es preciso verificar si: (a) el anuncio sugiere la existencia de un vínculo económico entre el anunciante (aquí CITYLIFT) y el titular de la marca (ORONA) o (b) si el anuncio es tan impreciso sobre el origen de los productos (aquí, ascensores, elevadores, y su mantenimiento y reparación) que un internauta no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante (aquí CITYLIFT) es un tercero para el titular de la marca (aquí ORONA) o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste”.

Del análisis del anuncio reproducido el Magistrado considera que “no se puede afirmar la infracción denunciada ya que: i) no se sugiere vínculo económico entre CITYLIFT y ORONA, al no aparecer en los anuncios; ii) el anuncio no es tan impreciso que denote vinculación entre CITYLIFT y ORONA, ya que un internauta normalmente informado y razonablemente atento, acostumbrado a que al teclear una palabra consistente en una marca en un motor de búsqueda aparezcan no solo ésta sino varias alternativas a los productos/servicios del titular de la marca, puede determinar que el anunciante es un tercero no vinculado al titular de la marca ORONA, ya que se expone en el mensaje que se trata de un servicio multimarca (todas las marcas y modelos), y por tanto que es una empresa distinta a ORONA, que se arroja como resultado de búsqueda como enlace patrocinado en primer lugar, en la gran mayoría de las ocasiones”.

En lo que respeta a la competencia desleal, el Magistrado considera que no hay ilícito por varias razones: en primer lugar, porque la competencia desleal complementa, pero no sustituye ni suplanta la protección de la normativa que regula el derecho de exclusiva. En segundo lugar, respecto del ilícito publicitario, señala que “i) el uso como palabra clave de una marca ajena es un uso en el tráfico económico, que no equivale, sin más, a un uso publicitario de esa marca ajena cuando dicha marca no aparece en el anuncio (como aquí ocurre) y se debe al propio funcionamiento del sistema de los motores de búsqueda en ese medio; (ii) en todo caso, no puede ser tachado de desleal cuando ese uso no violenta ninguna de las funciones de esa marca ajena, sin que sea extraño al mercado que para ilustrar sobre la existencia de un servicio de reparación / mantenimiento –en este caso de ascensores- se emplee la marca de los productos objeto de esos servicios, que si es ajustada a las pautas del sector, es lícita (STJU de 23 de febrero de 1999, caso BMW). En tercer lugar, en todo caso, el uso indicado de la marca ajena no significa explotación de la reputación ajena. (…) Trasladado al caso presente, el anuncio de la demandada antes expuesto lo que propone es una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca ORONA, como algo distinto, por lo que procede concluir que este uso constituye un ejercicio de competencia sana y leal en el sector de los servicios de mantenimiento/reparación de ascensores, y por ende no desleal por no ser indebido”.