Caducidad parcial de marca inscrita para diferentes productos

La Sentencia del Tribunal Supremo, núm. 611/2019, de 14 de noviembre, Rec. 514/2017, resuelve el recurso de casación planteado en el que el Consejo Regulador de una Denominación de Origen Protegida (DOP) interpuso una demanda contra un productor en la que solicitaba, entre otras: primero, la caducidad parcial y total de dos marcas de éste en relación con el producto “leche” y “productos lácteos” por falta de uso, y subsidiariamente, la caducidad parcial de ambas marcas, respeto de “productos lácteos”, por uso engañoso; y segundo, la nulidad parcial de otra marca para “productos lácteos” por conflicto con la DOP y, subsidiariamente, con base en el art. 51 LM en conexión con los arts. 5.1.f LM (marca contraria a la Ley) y 5.1.g LM (marca engañosa).

La resolución del TS parte del hecho de que las marcas cuya caducidad total o parcial se instó en la demanda fueron solicitadas y registradas para “leche y productos lácteos”, habiendo resultado probado que ambas marcas tuvieron un uso real y efectivo para quesos por cuanto, en lo que respecta a leche, la demandada ha acreditado que la comercializaba, pero no que lo hiciera bajo ninguna de las marcas cuya caducidad por falta de uso se solicitó.

Asimismo tiene en cuenta la sentencia de 8 de mayo de 2019, asunto T-269/18, del Tribunal General de la Unión Europea, que declara que cuando una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría a la que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada, entendiendo que esos productos o servicios no serán todos los análogos, sino que han de estar suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.

Esto implica, de un lado, que el uso real y efectivo de la marca para alguno de los productos para los que ha sido registrada implica la protección solo de la subcategoría a la que pertenece el producto para los que la marca ha sido efectivamente utilizada; de otro lado, que no se debe privar al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que se pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.

Así, teniendo en cuenta que “leche y productos lácteos” es una categoría amplia en la que se puede distinguir la primera -materia prima- de los segundos, elaborados a partir de esa materia prima, puesto que unos y otros tienen sustantividad y diferenciación suficiente como para que el uso real y efectivo de la marca para un producto lácteo como es el queso no pueda considerarse un uso de la marca respecto del producto “leche”, ha de estimarse la pretensión de caducidad con relación al producto “leche”. 

Por el contrario, no ocurre así con el queso, en lo que respecta al hecho de que la caducidad de la marca alcance a todos los productos lácteos excepto el queso, ya que no se ha justificado suficientemente que los “productos lácteos” sean una subcategoría tan amplia como para evitar que el uso real y efectivo del que no implique la protección de esa subcategoría en su totalidad, ya que es notoria la existencia de productos lácteos que no es fácil encuadrar en alguna subcategoría (queso, mantequilla, yogur), como puede ser el caso de los queso crema untables, quesos frescos azucarados, cuajadas, requesones, etc.